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國際專利申請
發(fā)明專利申請中主動變更技術方案的時機和技巧
日期：2018-10-26 字號：大 中 小
發(fā)明專利申請文件是在申請日當日向國家知識產(chǎn)權局提交的專利申請文件。該文件是專利審查和保護的基礎性文件，主要包括說明書、權利要求書等幾個部分（下稱原申請文件）。但是，申請人在最初提出申請時，可能會因為種種原因，沒有概括出最合適的權利要求，那么如何在申請過程中將其進行變更呢？專利法第三十三條規(guī)定，對發(fā)明或實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。那么，如何應用專利法及其相關規(guī)定，在發(fā)明專利申請過程中主動變更技術方案呢？
充分進行主動修改
如果原申請文件中記載的內(nèi)容已很充分，只是權利要求設計的保護范圍不太恰當，申請人可以利用主動修改的時機進行修改，即：在提出實質審查請求時，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知之日起三個月內(nèi)，申請人可以基于原申請文件進行主動修改。此時的修改，相對較為靈活，只要修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，如必要，可以在較大范圍內(nèi)重新規(guī)劃整個權利要求，比如增加新的獨立權利要求、新從屬權利要求、重新撰寫獨立權利要求等。相反，如果錯失了上述主動修改的時機，待收到審查意見通知書后，相應修改需針對通知書中指出的缺陷做出，會受到很多制約，如不能擴大權利要求的保護范圍、不能增加新的獨立和從屬權利要求等。
適時提出分案申請
在整個發(fā)明專利申請過程中，直至申請授權之日起兩個月或者駁回決定日起三個月內(nèi)（具體規(guī)定請參見《專利審查指南》中的相關規(guī)定），申請人均可以在原申請文件的基礎上，提出分案申請。雖然分案申請的權利要求也不能超出原申請文件中所記載的內(nèi)容，但申請人可以在較長時間內(nèi)，根據(jù)市場的情況變化，提出適當?shù)姆职干暾?，如要求新的保護范圍，或者將說明書中記載過的而在原權利要求中沒有保護的內(nèi)容，在分案申請中進行保護。根據(jù)目前的司法實踐，如果專利在授權后，發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權者使用了專利說明書中記載而在權利要求中未能保護的方案，專利權人此時是無法將其再次納入專利的保護范圍的。
合理利用優(yōu)先權
如果在申請日起12個月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)原申請文件中記載的內(nèi)容不夠充分，希望在原申請文件的基礎上，或者進行較大范圍的概括，或者需要補充新的實施例等，此時，可以要求原申請的優(yōu)先權，提出新的專利申請。此時，需要注意的是：其一，如果申請人要求的是中國專利申請的優(yōu)先權，那么原申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?；其二，根?jù)巴黎公約有關優(yōu)先權的規(guī)定，“優(yōu)先權是指申請人在一個成員國首次提出申請后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國提出申請，其在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出”。
至于前后申請是否屬于“同一主題”，需要根據(jù)申請文件的具體內(nèi)容來具體分析。但在要求本國優(yōu)先權時，在后申請中，最好先完整地保留在先申請的所有權利要求，以確保在先申請中的所有權利要求可以享受到優(yōu)先權。而對于新增或修改的權利要求，即使可能由于是新增主題，無法享受到優(yōu)先權，在后申請的申請日也可以作為這些權利要求的申請日。在要求本國優(yōu)先權時，切忌在在后申請中只保護新增或修改的權利要求，如此可能導致在先申請被視為撤回，而在后申請又享受不到在先申請的優(yōu)先權，從而損失應有的權利。
以上簡要總結了在發(fā)明專利申請中主動變更技術方案的時機和技巧，希望申請人能夠充分利用各個時機，使發(fā)明創(chuàng)造能夠得到適當?shù)?、有效的保護。（丁文蘊）
（編輯：蔣朔）
充分進行主動修改
如果原申請文件中記載的內(nèi)容已很充分，只是權利要求設計的保護范圍不太恰當，申請人可以利用主動修改的時機進行修改，即：在提出實質審查請求時，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知之日起三個月內(nèi)，申請人可以基于原申請文件進行主動修改。此時的修改，相對較為靈活，只要修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，如必要，可以在較大范圍內(nèi)重新規(guī)劃整個權利要求，比如增加新的獨立權利要求、新從屬權利要求、重新撰寫獨立權利要求等。相反，如果錯失了上述主動修改的時機，待收到審查意見通知書后，相應修改需針對通知書中指出的缺陷做出，會受到很多制約，如不能擴大權利要求的保護范圍、不能增加新的獨立和從屬權利要求等。
適時提出分案申請
在整個發(fā)明專利申請過程中，直至申請授權之日起兩個月或者駁回決定日起三個月內(nèi)（具體規(guī)定請參見《專利審查指南》中的相關規(guī)定），申請人均可以在原申請文件的基礎上，提出分案申請。雖然分案申請的權利要求也不能超出原申請文件中所記載的內(nèi)容，但申請人可以在較長時間內(nèi)，根據(jù)市場的情況變化，提出適當?shù)姆职干暾?，如要求新的保護范圍，或者將說明書中記載過的而在原權利要求中沒有保護的內(nèi)容，在分案申請中進行保護。根據(jù)目前的司法實踐，如果專利在授權后，發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權者使用了專利說明書中記載而在權利要求中未能保護的方案，專利權人此時是無法將其再次納入專利的保護范圍的。
合理利用優(yōu)先權
如果在申請日起12個月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)原申請文件中記載的內(nèi)容不夠充分，希望在原申請文件的基礎上，或者進行較大范圍的概括，或者需要補充新的實施例等，此時，可以要求原申請的優(yōu)先權，提出新的專利申請。此時，需要注意的是：其一，如果申請人要求的是中國專利申請的優(yōu)先權，那么原申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?；其二，根?jù)巴黎公約有關優(yōu)先權的規(guī)定，“優(yōu)先權是指申請人在一個成員國首次提出申請后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國提出申請，其在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出”。
至于前后申請是否屬于“同一主題”，需要根據(jù)申請文件的具體內(nèi)容來具體分析。但在要求本國優(yōu)先權時，在后申請中，最好先完整地保留在先申請的所有權利要求，以確保在先申請中的所有權利要求可以享受到優(yōu)先權。而對于新增或修改的權利要求，即使可能由于是新增主題，無法享受到優(yōu)先權，在后申請的申請日也可以作為這些權利要求的申請日。在要求本國優(yōu)先權時，切忌在在后申請中只保護新增或修改的權利要求，如此可能導致在先申請被視為撤回，而在后申請又享受不到在先申請的優(yōu)先權，從而損失應有的權利。
以上簡要總結了在發(fā)明專利申請中主動變更技術方案的時機和技巧，希望申請人能夠充分利用各個時機，使發(fā)明創(chuàng)造能夠得到適當?shù)?、有效的保護。（丁文蘊）
（編輯：蔣朔）
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